健康食品と特許

拒絶理由の対応策

 特許を取得するためには、特許出願をしなければなりません。特許出願は、願書、明細書、要約書、図面などの出願書類を特許庁に提出することによって行われます。しかし、特許は出願しただけで付与されるものではありません。出願日から3年以内に審査請求をして、特許庁の審査官によって審査をしてもらい、特許査定を受けることが必要になります。

 審査官が審査した結果、拒絶理由ありと判断した場合でも、直ちに拒絶査定されることはなく、拒絶理由通知書を出して出願人に意見書及び補正書を提出する機会が与えられます。実際には、拒絶理由通知がくることなく特許査定になることはむしろ少なく、拒絶理由通知をもらって意見書や補正書を提出して反論することによって特許査定されることの方が多いのです。従って、拒絶理由通知がきたからといって、すぐにあきらめたりせずに、拒絶理由の内容や、そこで引用された文献をよく読んで、引用例との相違点がどこにあるか、審査官の判断に誤りがないか、どのように補正すれば違いが明確になるか、作用、効果上の違いはあるかなどについて検討することが必要です。

広い世の中には同じようなことを考える人が必ずいるもので、発明者は新しいと思っていても、拒絶理由通知において、非常に似た先行技術文献を出されることは少なくありません。しかし、そのような場合でも、引用された文献に記載された技術と、本願発明との相違点が少なくとも一つあって、そのような相違点によって効果上の顕著な違いがあれば、反論の根拠にすることができます。

 拒絶理由通知には、主に4つの理由があります。すなわち、①新規性なし、②進歩性なし、③他人の先願発明と同じ、④明細書の記載要件不備です。新規性なしとは、出願時の公知技術に対して構成上の違いがないことを意味します。進歩性なしとは、公知技術に対して違いがあっても、特許を付与するに値するほどの違いではないことを意味します。他人の先願発明と同じとは、出願人及び発明者が異なる他人の先願であって、本願の出願後に公開された出願の明細書、図面に記載された発明と同じであることを意味します。明細書の記載要件不備とは、特許請求の範囲が不明瞭であったり、発明の詳細な説明中に当業者が実施し得る程度に発明が説明されていなかったりすることを意味します。

 引用された先行技術と比較するときに、本願明細書の実施例と、先行技術とを比較して違いを主張する人がいますが、そのような違いが本願の請求の範囲に記載された発明の構成上の違いとなっていない場合には、審査官に受け入れられません。新規性、進歩性等の判断は、あくまでも請求の範囲に記載された発明の構成に基づいてなされるので、請求の範囲に記載された発明が、先行技術に対して明確な違いを有していることが必要です。請求の範囲に記載された発明では、先行技術との違いが出てこないのであれば、出願時の明細書又は図面に記載されている範囲で、請求の範囲に更に構成要件を付加する補正等を行って、先行技術との違いが明確になるようにする必要があります。

 引用された先行技術に対して構成上の違いがあり、その違いによって効果上の違いもあるのだけれど、そのことを立証する実験データ等が明細書中には記載されていない場合、比較実験データが記載された実験報告書等を意見書と共に提出することによって、効果上の違いを主張することもできます。また、意見書の中で主張している事実を裏付ける文献のコピーなどを参考資料として提出することもできます。

また、微生物や酵素などを使用する発明においては、明細書の記載要件に関して注意する必要があります。すなわち、発明を実施するために特定の微生物を利用することが必要であって、その微生物が当業者が容易に入手できないものである場合には、その微生物を特許庁長官が指定する機関(現状では独立行政法人産業技術総合研究所 特許生物寄託センター 電話0298-61-6029)に寄託して、その寄託番号を出願時の明細書中に記載しておく必要があります。また、酵素についても、当業者が容易に入手できない酵素である場合には、その酵素を調製するために使用する微生物、酵素の調製方法などについて説明すると共に、使用する微生物が当業者が容易に入手できないものである場合には、その微生物を上記と同様に寄託して、その寄託番号を出願時の明細書中に記載しておく必要があります。

明細書の記載要件不備に関する拒絶理由は、請求の範囲を補正することによって対処できることが多いのですが、微生物の寄託番号等が記載されていないことに起因する場合には、出願後に追加することは許されず、意見書、補正書によって対処できなくなるので、出願時において十分に注意しなければなりません。

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